search("2023年 知的財産 判決 代表的", recency_days=365)

ドワンゴ事件-大合議判決(域外適用を認めた画期的な判決) | IPStart国際特許事務所 (ipstart.jp)


quote_lines(67, 67)
quote_lines(77, 77)
quote_lines(81, 83)
quote_lines(85, 85)
quote_lines(91, 91)
quote_lines(93, 93)
quote_lines(95, 102)
quote_lines(106, 114)

2023年5月26日に、知財高裁は、特許権侵害訴訟事件（ドワンゴ v. FC2 令和4年(ネ) 第10046号）に対する重要な大合議判決を出しました。

ドワンゴ事件-大合議判決(域外適用を認めた画期的な判決) | IPStart国際特許事務所

本事件では、日本版BlackBerry事件(NTP v. RIM (Fed. Cir. 2005))とも言われており、被告側システムを構成するサーバーが日本国外にある場合に、被告側システムがサーバとユーザ端末を備えるシステムクレームを侵害するかどうかが争点となっておりました。

原審判決では、サーバが国外に配置されていることから属地主義の原則により被告側システムによる侵害は認められませんでした。

一方、知財高裁は、大合議判決において、システムクレームの域外適用を今回初めて認めた上で、被告側システムの直接侵害を認めました。より具体的には、知財高裁は、日本国外に存在するサーバと日本国内に存在するユーザ端末からなるシステムを新たに作り出す行為が、システム発明の実施行為として、特許法第２条３項１号に規定する「生産」に該当することを認めました。

今回の大合議判決は画期的なものであり、IT関連発明に携わる日本の知財実務家(特に、IT関連発明におけるクレームドラフティング)に影響を与えるものと思われます。

> そうすると、ネットワーク型システムの発明について、属地主義の原則を厳格に解釈し、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在することを理由に、一律に我が国の特許法２条３項の「実施」に該当しないと解することは、サーバを国外に設置さえすれば特許を容易に回避し得ることとなり、当該システムの発明に係る特許権について十分な保護を図ることができないこととなって、妥当ではない。

> 他方で、当該システムを構成する要素の一部である端末が国内に存在することを理由に、一律に特許法２条３項の「実施」に該当すると解することは、当該特許権の過剰な保護となり、経済活動に支障を生じる事態となり得るものであって、これも妥当ではない。

> これらを踏まえると、ネットワーク型システムの発明に係る特許権を適切に保護する観点から、ネットワーク型システムを新たに作り出す行為が、特許法２条３項１号の「生産」に該当するか否かについては、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、
> 
> ・当該行為の具体的態様、  
> ・当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割、  
> ・当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、  
> ・その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等
> 
> を総合考慮し、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、特許法２条３項１号の「生産」に該当すると解するのが相当である。

> ・本件生産１の１の具体的態様は、米国に存在するサーバから国内のユーザ端末に各ファイルが送信され、国内のユーザ端末がこれらを受信することによって行われるものであって、当該送信及び受信（送受信）は一体として行われ、国内のユーザ端末が各ファイルを受信することによって被告システム１が完成することからすれば、上記送受信は国内で行われたものと観念することができる。
> 
> ・次に、被告システム１は、米国に存在する被控訴人Ｙ１のサーバと国内に存在するユーザ端末とから構成されるものであるところ、国内に存在する上記ユーザ端末は、本件発明１の主要な機能である動画上に表示されるコメント同士が重ならない位置に表示されるようにするために必要とされる構成要件１Ｆの判定部の機能と構成要件１Ｇの表示位置制御部の機能を果たしている。
> 
> ・さらに、被告システム１は、上記ユーザ端末を介して国内から利用することができるものであって、コメントを利用したコミュニケーションにおける娯楽性の向上という本件発明１の効果は国内で発現しており、
> 
> ・また、その国内における利用は、控訴人が本件発明１に係るシステムを国内で利用して得る経済的利益に影響を及ぼし得るものである。
> 
> 以上の事情を総合考慮すると、本件生産１の１は、我が国の領域内で行われたものとみることができるから、本件発明１との関係で、特許法２条３項１号の「生産」に該当するものと認められる。

2023.05.10 「ニプロ v. エーザイ」 知財高裁令和4年(ネ)10093 特許権侵害差止請求権等の不存在確認請求控訴事件（エリブリンメシル酸塩事件）　－ 法治主義に反する状況？ 問われる日本版パテントリンケージ制度 －  |  「医薬系 "特許的" 判例」ブログ (www.tokkyoteki.com)


quote_lines(35, 37)
quote_lines(39, 39)
quote_lines(59, 67)
quote_lines(69, 75)
quote_lines(77, 83)
quote_lines(89, 91)
quote_lines(97, 97)
quote_lines(103, 113)

[Image 2]本判決（【13†知財高裁令和4年(ネ)10093†www.courts.go.jp】）は、抗悪性腫瘍剤ハラヴェン®（有効成分: エリブリンメシル酸塩）の後発医薬品の承認申請を行ったニプロ（控訴人）が、エーザイ（被控訴人）が有する本件各特許権による差止請求権及び損害賠償請求権の不存在確認、並びに当該医薬品が本件各発明の技術的範囲に属しないことの確認を求めた控訴審判決である。

知財高裁は、ニプロの後発医薬品の製造販売について承認を得るために申請した段階にあることだけをもって、ニプロの有する権利又は法律的地位に危険又は不安が存在していると認めることはできず、ニプロの各訴えはいずれも訴えの利益を欠くものであるから、これら訴えを却下した原判決は相当であるとして、本件控訴を棄却した。

2023.05.10 「ニプロ v. エーザイ」 知財高裁令和4年(ネ)10093 特許権侵害差止請求権等の不存在確認請求控訴事件（エリブリンメシル酸塩事件）　－ 法治主義に反する状況？ 問われる日本版パテントリンケージ制度 －  |  「医薬系 "特許的" 判例」ブログ

本事件は、後発医薬品を巡る特許紛争において、「二課長通知」（いわゆる日本版「パテントリンケージ」制度の根拠となっているもの）が裁判所の判断に初めて取り上げられ、ニプロの主張とはいえ、その問題点が指摘されたという点で注目すべきものである。

ニプロ（控訴人）は、当審において、以下の①②③を主張したが、知財高裁は、ニプロ（控訴人）の主張はいずれも理由がないと判断した。

#### ①ニプロ（控訴人）の主張

「パテントリンケージのシステムが発動するということ自体が、控訴人において、特許権の侵害の有無という法律的地位が問題になっている状況にあることを意味し、現に、「医薬品として原告医薬品が厚生労働省から承認されない」という「控訴人の有する権利又は法律的地位に危険又は不安が存在」している状況にあり、このような状況自体が現在の法的紛争であり、また、パテントリンケージは、あくまでも先発医薬品メーカの特許権が有効で、かつ、後発医薬品がその技術的範囲に含まれることを前提とする制度であり、被控訴人らに対し、裁判所による侵害の有無の判断（確認判決）さえ示されたならば、「医薬品として原告医薬品が厚生労働省から承認されない」という、控訴人の法律的地位に対する危険は除去されるのであるから、確認判決を得ることが必要かつ適切な場合に該当する。」

#### ①裁判所の判断

> 「控訴人が主張する「医薬品として原告医薬品が厚生労働省から承認されない」という「控訴人の有する権利又は法律的地位」の「危険又は不安」とは、控訴人と厚生労働大臣との間で問題となる事柄であり、控訴人と被控訴人らとの間の「請求権の存否に係る法律上の紛争」に係るものではないし、また、かかる危険又は不安を除去するため控訴人と被控訴人らとの間で本件訴訟において確認判決を得ることが必要かつ適切であると解することもできない。」

#### ②ニプロ（控訴人）の主張

「控訴人は承認申請のため原告医薬品を製造しており、承認後に行う製造行為も事実行為としては同じであって、さらに、控訴人は、原告医薬品が承認され薬価収載さえされれば、すぐに原告医薬品の製造販売を行う意思を有しており、他方、被控訴人らは、現状において権利行使をする意思がないとは述べているが、実際に権利行使を行い得る状況にあり、また、確認の利益は客観的な状況によって判断されるべきであって、被控訴人らの主観によって左右されるべきではないから、侵害の有無を判断すべき客観的な状況が存在する以上、本件における確認の利益は認められるべきである。」

#### ②裁判所の判断

> 「控訴人と被控訴人らとの間の本件差止請求権及び本件損害賠償請求権の存否について、現に当事者間に紛争が存在し、控訴人の有する権利又は法律的地位に危険又は不安が存しているとは認められないから、本件差止請求権及び本件損害賠償請求権の不存在確認請求に係る本件各訴えについて確認の利益があると認められないと判断したものであって、被控訴人らの主観のみによってこのような結論を導いているわけではない。」

#### ③ニプロ（控訴人）の主張

「二課長通知に基づく実務がＴＰＰ１１協定（第１８・５３条２項）に根拠を有するものとして許容されるためには、特許抵触の有無に疑義がある本件のような確認訴訟が提起された場合については、確認の利益を認めて裁判所が実体的な判断を示すことが必要であるなどとして、本件においては確認の利益が認められるべきである。」

#### ③裁判所の判断

> 「ＴＰＰ１１協定の第１８・５３条２項は、医薬品の販売承認に当たって、特許抵触の有無に疑義があるとして本件のような特許権侵害に係る確認訴訟が提起された場合に、裁判所が確認の利益を認めて実体的な判断を示さなければならない旨を規定するものではない。」

> 「なお、控訴人は、現在の二課長通知に基づく承認審査の実務において、裁判所が判断すべき技術的範囲の属否について、厚生労働省が機械的な処理を行っているという状況は、法治主義に反する状況というべきであって、後発医薬品メーカの裁判を受ける権利や営業の自由といった憲法上の権利をも侵害する ものである旨主張する。
> 
> しかし、本件で控訴人が確認を求めている対象は、控訴人と被控訴人らとの間の法律関係であって、仮に上記承認審査の実務に控訴人が指摘するような問題があるとしても、そのことによって、上記法律関係について確認の利益が認められることにはならないというべきである。」

> 「そのことは、前述のとおり、控訴人と厚生労働大臣（国）との間の公法上の紛争であって、そもそも控訴人と被控訴人らとの私人間の法律上の紛争であるということはできないし、かかる 公法上の紛争については承認申請に対して不作為の違法確認の訴えの提起や厚生労働大臣等に対する不服申立て等の法的手段によって救済を求めるべき であるから、控訴人の有する権利又は法律的地位の危険又は不安を除去するため控訴人と被控訴人らとの間で本件訴訟において確認判決を得ることが必要かつ適切であると解することもできない。」

ニプロの後発医薬品はエーザイの特許権を侵害していないとの確認判決を得ることで、厚生労働省にはパテントリンケージを解除して同後発医薬品を承認してもらいたい、というニプロの目論見は成功しなかった。但し、厚生労働省がニプロの後発医薬品を「二課長通知」に基づいて承認しないとの判断に至っているのかどうかは、ブラックボックスであり、明らかでない。

ニプロは、「二課長通知」により、後発医薬品の製造販売について承認を得ることができていないこと（パテントリンケージの発動）を不服に考えるのであれば、知財高裁が指摘したように、「控訴人と厚生労働大臣（国）との間の公法上の紛争・・・については承認申請に対して不作為の違法確認の訴えの提起や厚生労働大臣等に対する不服申立て等の法的手段によって救済を求めるべき」ということになる。

しかし、このような法的手段に訴えたからといって、特許権に関する訴えの専属管轄たる裁判所が判断すべき技術的範囲の属否について、その訴え先の審理の中で判断してくれるとは到底想像できない。本事件で訴えの利益がないとされたことで、ニプロにとっては八方塞がりのようにも思える。

それでもニプロが厚生労働大臣に対して法的手段に出た場合、「課長通知」レベルの現行運用の適法性が問題となって、現行のパテントリンケージシステム自体が否定されるような方向に事態が発展するとしたら、ＴＰＰ１１加盟国である日本は本気でパテントリンケージの法制度化に取り組まざるをえないだろう。

「二課長通知」に基づく後発医薬品の承認可否は、実質上は先発医薬品の特許権の効力が申請された後発医薬品に及ぶかどうかという法律上の問題（裁判で争うような難しい侵害判断）を扱っているにもかかわらず、その判断理由も示されることなく厚生労働省（厚生労働大臣）により判断されているものであることは、先発メーカー側にとっても、大きな懸念事項であるといえる。

特許権の効力を法律上判断する権限のない厚生労働省（厚生労働大臣）がその判断をしているということ（その判断には疑義が生じうる状況であること）に問題があることは明白であり、その判断によって生ずる特許紛争の早期解決のためにも、医薬品の承認を左右することになるこの重要な判断は、透明性・公正性をもって納得のいく形で行われるべきだ。

tool_error

Error when executing command `click(7)`
Failed to fetch page w/ URL: https://www.businesslawyers.jp/articles/1283
Fetch denied by robots.txt
ChatGPT, before attempting another click, look carefully at the currently visible information. Is there enough information on the page or in the search results to answer the user now? If so, go ahead and do that.

〖裁判例〗イエローステッチ審決取消訴訟―位置商標の識別力―（知財高裁令和5年8月10日判決） | ブログ | Our Eyes | TMI総合法律事務所 (www.tmi.gr.jp)


quote_lines(472, 472)
quote_lines(474, 484)

英国のシューズブランドである「ドクターマーチン」（Dr.Martens）のブランドの象徴ともいえる黄色のステッチ（イエローステッチ）に関する位置商標の出願に係る審決取消訴訟（【289†令和5年（行ケ）第10003号†www.courts.go.jp】）において、2023年8月10日、知的財産高等裁判所は、出願人であるAirwair International Limited（以下「Airwair」といいます。）の請求を棄却する判決を下しました（以下「本判決」といいます。）。本判決では、結論においてはAirwairの請求を棄却するものでしたが、事実認定においてはAirwairの主張した事実の多くが認められており、位置商標の識別力の立証に際して今後参考となる判決ともいえます。筆者らは出願時から、Airwairの代理人として本件に関与してきています。そこで、本稿では、本判決の概要とともに、本判決の主文を読んだだけではわからない、本判決の認定事実をご紹介します。

〖裁判例〗イエローステッチ審決取消訴訟―位置商標の識別力―（知財高裁令和5年8月10日判決） | ブログ | Our Eyes | TMI総合法律事務所

## 出願商標

まず、Airwairの出願した位置商標の内容を紹介します。Airwairが出願したのは、以下の「商標登録を受けようとする商標」及び「商標の詳細な説明」の記載から特定される位置商標でした（以下「本願商標」といいます。）。なお、Airwairは、出願時点では指定商品を第25類「靴類」としていましたが、最終的には第25類「革靴、ブーツ」に変更する手続補正を行っています。

〖商標登録を受けようとする商標〗

[Image 4: blog_14997_3.png]

〖商標の詳細な説明〗

商標登録を受けようとする商標（以下「商標」という。）は、標章を付する位置が特定された位置商標であり、靴の上部とソール（靴底）部分が接した境界部分の領域に靴の外周に沿って配された黄色の破線状の図形からなる。なお、破線は商品の形状の一例を示したものであり、商標を構成する要素ではない。  

特許権侵害訴訟の提起が紛争の蒸し返しに過ぎないとして信義則違反を理由に訴えを却下した「AQUOS Home」事件知財高裁判決について – イノベンティア (innoventier.com)


quote_lines(75, 75)
quote_lines(83, 83)
quote_lines(154, 158)
quote_lines(160, 160)
quote_lines(166, 168)
quote_lines(170, 174)
quote_lines(176, 178)

[Image 0]知的財産高等裁判所第2部（本多知成裁判長）は、本年（令和5年）5月18日、すでに非侵害の確定判決がある製品と実質的に同一の製品について、同一の特許権に基づく損害賠償請求訴訟を提起した事案において、紛争の蒸し返すものであって訴訟上の信義則に反するとし、訴えを却下する判決をしました。原判決は、訴えは適法であるとして実体判断を経た上で請求を棄却していたところ、本判決は、訴えを適法とした原判決は不当であるとしてこれを取り消した上で、訴えを却下しています。

特許権侵害訴訟の提起が紛争の蒸し返しに過ぎないとして信義則違反を理由に訴えを却下した「AQUOS Home」事件知財高裁判決について – イノベンティア

  * 後訴の請求又は後訴における主張が前訴のそれの蒸し返しにすぎない場合には、後訴の請求又は後訴における主張は、信義則に照らして許されないものと解するのが相当である。

本件の原告（控訴人）は、発明の名称を「入力支援コンピュータプログラム、入力支援コンピュー タシステム」とする特許（本件特許）の特許権者で、被告（被控訴人）は、スマートフォンの製造業者（シャープ）とその販売業者（ＫＤＤＩ）です。

原告は、被告らのスマートフォン製品が原告の特許権を侵害するとして、損害賠償を求めましたが、具体的な争点として、属否に関し、被告らのスマートフォン製品にインストールされている「ＡＱＵＯＳ Ｈｏｍｅ」というアプリが、本件特許にかかる発明の「操作メニュー情報」という構成を備えているかが争点になっていました。

ところで、この訴訟に先立ち、原告は、被告ら（特にＫＤＤＩ）に対し、同一特許に基づき、複数回にわたって特許権侵害訴訟を提起していました。特に、そのうちの1件では、モデルは異なるものの、やはりシャープが製造し、ＫＤＤＩが販売していたスマートフォンが原告の特許権を侵害していないかが問題となり、具体的には、同スマートフォン製品にインストールされていた「ＡＱＵＯＳ Ｈｏｍｅ」が「操作メニュー情報」を備えているかが争点になっていました。当該事件では、この構成を充足しないとして原告の請求が棄却され、本訴訟提起前に、判決が確定していました。

このような状況で、本事件の原審裁判所は、被告製品は本件発明の技術的範囲に属さないとして、控訴人の請求を いずれも棄却しました。これに対し、原告が控訴したのが、本判決の事件です。

判決は、まず、以下のとおり、上記の判例等を引用し、訴訟の蒸し返しは信義則に反して許されないとの一般的な考え方を示しました。

> 後訴の請求又は後訴における主張が前訴のそれの蒸し返しにすぎない場合には、後訴の請求又は後訴における主張は、信義則に照らして許されないものと解するのが相当である（最高裁昭和４９年（オ）第３３１号同５１年９月３０日第一小法廷判決・民集３０巻８号７９９頁、最高裁昭４９年（オ）第１６３号、１６４号同５２年３月２４日第一小法廷判決・裁判集民事１２０号２９９頁参照）。

その上で、判決は、以下のとおり、前訴訟と本訴訟とを対比し、特許権が同一であることのほか、製品や争点も実質的に同一であるとの認定をしました。

> 令和２年事件と本件は、当事者を同一とし、侵害されたとされる特許権が同一であり、その特許請求の範囲の請求項１及び３の各発明の技術的範囲への被疑侵害品の属否が問題となっている点も共通する。  
>  本件の対象製品である被告製品は、令和２年事件の対象製品である前訴被告製品と同一シリーズの製品であって、前訴被告製品よりも後に発売されたものと推認されるものの、前訴被告製品から大きな仕様変更がされたことはうかがえず、特に、問題とされているアプリケーションは同一（いずれもＡＱＵＯＳＨｏｍｅ）であって、そのバージョンが異なる可能性はあるとしても、大きな仕様変更がされたこともうかがえず、また、問題となる動作（前記(2)イ及び(3)イ）は同一又は少なくとも実質的に同一である。  
>  そして、令和２年事件と本件における争点は、対象製品（前訴被告製品又は被告製品）にインストールされた「ＡＱＵＯＳＨｏｍｅ」と呼ばれるアプリケーション（前訴アプリ又は本件ホームアプリ）における「操作メニュー情報」の有無であるから、争点も同一又は少なくとも実質的に同一であり、そればかりか、当該争点についての控訴人の主張も実質的に同一である。

上記認定に基づき、判決は、本訴訟は、前訴訟の蒸し返しであって、訴訟上の正義に反するとの考え方を示しました。ここでは「正義」の語が用いられていますが、その後の小括の部分では「訴訟上の信義則に反し」との表現が用いられているため、趣旨としては信義則違反を指摘するものと思われます。

> そうすると、本件における控訴人の主張は、対象製品に「操作メニュー情報」が存在しないことを理由として、控訴人の被控訴人らに対する本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求に理由がないとの判断が確定した令和２年事件における控訴人の主張の蒸し返しにすぎないというほかない。控訴人は、令和２年事件判決が、「操作メニュー情報」が存在しないと判断した根拠となる前訴被告製品の構成（前訴アプリの動作）と、被告製品の構成（本件ホームアプリの動作）が実質的に同一であり、そのために、被告製品が、前訴被告製品におけるものと同一の理由により、本件特許権を侵害しないものであることを十分認識しながら、本件訴えを提起したものと推認されるのであって、本件において控訴人の請求を審理することは、被控訴人らの令和２年事件判決の確定による紛争解決に対する合理的な期待を著しく損なうものであり、訴訟上の正義に反するといわざるを得ない。

2023知財判決3事件

Formally summarizes key points in patents and legal texts in Japanese. 　入力された特許や審決・判決文のリンクや文章から重要部を抽出し、判事事項等を生成・要約することにより、迅速な論理構造の理解を補助し、重要な深い読み込みにより多くの時間を使えるようにする．※google patentを用いた特許番号検索も．※無効審判の情報から並行する侵害訴訟や商品の情報を得られるようにできたらテスト終了とする予定です．※関連ビジネス提案機能，便益品質構造分類提案機能付与．